L'Euipo dice no alla registrazione del marchio di forma della borsa Saddle di Dior.

La borsa Saddle di Dior non merita, secondo EUIPO, di essere registrata come marchio 3D per carenza del carattere distintivo rispetto ad altri prodotti.

Questa recente decisione, ci fornisce l’occasione per dare alcune informazioni sul cosiddetto marchio di forma.

Il marchio di forma

Cominciamo col dire che non tutte le forme hanno un carattere distintivo tale da identificare l’origine del prodotto. Per tale motivo è molto più complesso registrare un marchio 3D.

La giurisprudenza negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto rigorosa nell’esame dei presupposti necessari per concedere la tutela.

L’articolo 9 del Codice della proprietà industriale e l’articolo 7 del Regolamento sui marchi dell’Unione Europea (Regolamento 2017/1001) stabiliscono l’impossibilità di registrare come marchi d’impresa segni costituiti esclusivamente:

-       dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

-       dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

-       dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Con tale previsione si è voluto evitare che un’azienda, attraverso la registrazione di una forma, possa monopolizzare nel mercato un tipo di design o, appunto, la conformazione esterna di un prodotto che non abbia caratteri distintivi.

La distintività diventa, dunque, il presupposto principale per ottenere la registrazione del marchio di forma. La verifica del predetto requisito passa necessariamente dall’esame della percezione del pubblico di riferimento.

Inoltre si deve appurare che il marchio 3D di cui si chiede la registrazione non costituisca la forma derivante dalla natura o caratteristiche tecniche del prodotto.

Se le suddette verifiche hanno un esito negativo, il marchio non potrà essere registrato.

Il caso della Saddle di Dior

Su tale base la prima richiesta di Christian Dior, finalizzata a registrare, a livello comunitario, la forma della Saddle, era stata rifiutata in prima istanza.

L’EUIPO aveva, infatti, osservato che i consumatori non sono soliti focalizzare la propria attenzione esclusivamente sulla forma che, pur essendo importante, è solitamente abbinata ad altri elementi quali i loghi, parole o  richiami cromatici. Per tale motivo, secondo EUIPO, solo considerando la forma della Saddle, il prodotto di Dior poteva essere confuso con altre borse.

Non condividendo la posizione della Autorità Europea, Dior proponeva opposizione, sostenendo che:

• EUIPO avrebbe frainteso la natura e la categoria di consumatori ai quali la borsa è destinata.  In altre parole, la Saddle è un prodotto di alta moda destinata ad un pubblico più esigente della media e, quindi, in grado di prestare un’attenzione molto elevata;
• La forma della borsa sarebbe diversa da quella di altri articoli di lusso firmati nelle Classi 9 e 18 ,venduti da altre case di moda di lusso come Chanel, Louis Vuitton e Hermes;
• La forma della borsa, che ricorda una sella da cavallo (da qui il nome Saddle), non era mai stata utilizzata, nel mercato delle borse di lusso, prima della sua creazione ad opera di John Galliano.

La forma a sella, quindi,  secondo Dior, non sarebbe solo “distintiva”, discostandosi in modo significativo da quelle in uso nel settore, ma sarebbe anche immediatamente identificabile dal pubblico di riferimento.

La Commissione, dopo aver chiarito che i requisiti per la registrazione dei marchi 3D sono identici a quelli stabiliti per marchi denominativi o figurativi, ha precisato che le forme sono meno caratteristiche agli occhi del consumatore rispetto ai loghi e, pertanto, è improbabile che la forma venga utilizzata per stabilirne la provenienza.

In parole povere, è molto più comune che abbia carattere distintivo un logo piuttosto che una forma.

Rispondendo, poi, ad una specifica eccezione formulata da Dior, l’Euipo ha ritenuto che la clientela della casa di moda sia eterogenea in quanto le borse che sono poste in commercio dalla stessa appartengono a fasce di prezzo molto diverse. In sostanza, non è possibile affermare con certezza che il consumatore possa rendersi conto del “carattere distintivo” della Saddle.

Solo le forme che si discostano significativamente dagli usi del settore sono registrabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell'Unione europea (" RMUE").

Anche in fase di opposizione, quindi, è stato confermato il diniego di registrazione per la categoria 9 relativa, tra le altre,  a  “Borse e borsette”. La forma 3D della Saddle invece, è stata ritenuta registrabile per la classe 18 che comprende “occhiali, custodie, cartelle, custodie per telefoni, pelle e similpelle, portafogli, borse da viaggio”.

Quello di Dior è l’ennesimo tentativo, non andato a buon fine, delle grandi case di moda di mettere a segno punti nel campo della registrazione di marchi non tradizionali. Dior non è, infatti, l’unica sconfitta in questa battaglia: in precedenza EUIPO aveva rifiutato, per ricordarne alcune, le richieste di registrazione del marchio di forma di Moon Boots e il pattern Damier Azur di Louis Vuitton.

Ora Dior potrebbe decidere, come già fatto da Guerlain per il suo rossetto, di continuare la battaglia dinanzi al Tribunale dell’Unione oppure di tentare di ottenere la registrazione sulla base del carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

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