NFT: il Tribunale di Roma fa da apripista. Emesso un ordine di inibitoria alla creazione e commercializzazione di NFT in violazione di marchi registrati.

ℹ️ L’ordinanza cautelare del 20 luglio 2022 del Tribunale di Roma ha disposto, per la prima volta in Europa, un ordine di inibitoria dalla creazione e commercializzazione di Non-Fungible Token in violazione di marchi registrati, oltre che di ritiro dal commercio e rimozione degli stessi da ogni sito Internet.
ℹ️ Secondo Euipo gli NFT possono essere definiti come “certificati digitali unici, registrati in una blockchain, utilizzati come mezzo per registrare la proprietà di un oggetto, come un’opera d’arte digitale o un oggetto da collezione”.
ℹ️ Il provvedimento cautelare ha ordinato di ritirare dal commercio gli NFT (non-fungible token) ed i contenuti digitali ad essi associati, nonché di rimuovere gli stessi da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet, direttamente e/o indirettamente controllati dal Creator, su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati”.

L’ordinanza, sollecitata dalla Juventus Football Club Spa, è stata emessa nei confronti di una società produttrice di Non-Fungible Token (NFT) associati a “figurine” digitali collezionabili nelle quali erano chiaramente visibili i marchi registrati della Juventus.
In accoglimento delle domande della ricorrente, è stata disposta l’inibitoria – accompagnata da una penale per ogni giorno di ritardo o violazione – dalla “ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsiasi modo e forma, degli NFT (non-fungible token) e dei contenuti digitali di cui in narrativa, nonché di ogni altro NFT (non-fungible token), contenuto digitale o prodotto in genere recante la fotografia di cui in narrativa, anche modificata, e/o i marchi di Juventus di cui in narrativa, nonché l’uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità”.

Nell’ordinanza vengono affrontati e risolti alcuni aspetti molto interessanti.

📌 il Tribunale ha conferito rilevanza dirimente al fatto che i marchi Juventus, pur se non registrati in determinati ambiti merceologici, siano da considerarsi notori avendo riguardo alla “squadra di calcio italiana più titolata e con maggiori tifosi in Italia e all’estero”.
Sulla base di tale assunto il Tribunale ha ritenuto non necessario verificare se la Juventus avesse registrato i propri segni distintivi anche in relazione a “oggetti digitali” o (ancor più specificamente) “oggetti digitali certificati da NFT”;

📌 In ogni caso il Tribunale di Roma ha osservato come la registrazione di un marchio in classe 9 per prodotti “inerenti anche a pubblicazioni elettroniche scaricabili” coprisse e tutelasse anche nei confronti dei Non-Fungible Token. Ciò appare una conferma di quanto già osservato dai principali uffici nazionali ed internazionali, tra cui EUIPO, per cui la classe 9 è quella deputata alla registrazione di marchi utilizzati per contraddistinguere certe tipologie di “beni digitali”;

📌 L’ordinanza ha chiarito che non è sufficiente aver ottenuto il consenso all’utilizzo dell’immagine di un singolo calciatore per essere autorizzati a creare cards che riproducono lo stesso con le maglie delle squadre con le quali ha giocato. L’acquisizione del predetto consenso non esclude la necessità di chiedere l’autorizzazione dell’utilizzo dei marchi registrati inerenti le squadre di cui sono riprodotte le maglie e la denominazione, in quanto si tratta di beni destinati alla vendita commerciale, in relazione alle quali anche la fama delle diverse squadre in cui il calciatore ha giocato contribuiscono a dare valore all’immagine digitale da acquistare.

📌 la creazione di NFT (ovvero di “beni destinati alla vendita commerciale” usando le parole del Tribunale) necessita di specifica autorizzazione da parte del titolare del marchio e, pertanto, la creazione non autorizzata costituisce una violazione a sé stante e distinta dalla violazione, comunque accertata, costituita dall’uso del marchio nelle immagini digitali associate al NFT.

📌 L’esecuzione dell’ordine potrà presentare notevoli problematiche per la società che ha prodotto gli NFT. Ci si riferisce all’ordine di ritiro del commercio degli NFT che, già in corso di procedimento, erano stati tutti venduti e quindi si trovavano nei wallet dei compratori.


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